被許可人擅自再許可定牌加工人對(duì)外銷售商品中的侵權(quán)判定

【案情】

S商標(biāo)注冊(cè)人C集團(tuán)公司，普通許可A公司自2010年1月至2012年12月在其生產(chǎn)或銷售的汽車后視鏡上使用該注冊(cè)商標(biāo)。A公司則委托B公司為其定牌加工標(biāo)注S注冊(cè)商標(biāo)的汽車后視鏡，委托期限為2010年2月至12月，產(chǎn)品銷售經(jīng)營(yíng)權(quán)歸A公司。2010年10月，A公司與B公司續(xù)約，定牌加工期限延長(zhǎng)至2011年12月，產(chǎn)品銷售經(jīng)營(yíng)權(quán)仍歸A公司；同時(shí)約定自2011年1月起，B公司在完成任務(wù)后可少量自主銷售其定牌加工的產(chǎn)品。2010年11月初，B公司與某汽車廠簽訂銷售合同，約定自2011年1月起向該廠供應(yīng)使用S注冊(cè)商標(biāo)的汽車后視鏡。2010年11月9日，C集團(tuán)公司以B公司侵犯其S注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)為由，向工商機(jī)關(guān)舉報(bào)。

【爭(zhēng)議】

有人認(rèn)為，B公司構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)所指的侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為。也有人認(rèn)為，B公司的定牌加工行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，但B公司2010年11月與他人簽約自2011年1月起銷售其定牌加工的部分產(chǎn)品，雖然尚未到履約期限，也構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第五十二條第（五）項(xiàng)所指的“給他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的”行為。還有人認(rèn)為，定牌加工中的商標(biāo)使用不同于《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用，B公司提前與他人簽訂的自2011年1月起銷售其定牌加工的部分產(chǎn)品的協(xié)議，尚未履行，因此，B公司不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

【分析】

根據(jù)原國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局1997年發(fā)布現(xiàn)仍有效的《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定》第九條，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上標(biāo)注的生產(chǎn)者的名稱和地址，應(yīng)當(dāng)是依法登記注冊(cè)的，能承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的生產(chǎn)者名稱和地址；受委托的企業(yè)為委托人加工產(chǎn)品，且不負(fù)責(zé)對(duì)外銷售的，在該產(chǎn)品上應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托人的名稱和地址。也就是說，定牌加工人按定作人指示進(jìn)行加工，并向定作人交付貼附了指定注冊(cè)商標(biāo)和定作人名稱地址的產(chǎn)品時(shí)，僅相當(dāng)于定作人的生產(chǎn)加工車間，此情形下定牌加工產(chǎn)品上貼附的注冊(cè)商標(biāo)，是用來區(qū)別定作人與同類商品的其他提供者，而不具備識(shí)別定牌加工人的功能。因此，定牌加工人按定作人的指示進(jìn)行加工，并向定作人交付貼附了指定注冊(cè)商標(biāo)的產(chǎn)品，不屬于2001年《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)所指的商標(biāo)使用行為。

但是，加工人自行對(duì)外銷售自己加工的貼附了他人注冊(cè)商標(biāo)的產(chǎn)品，已超出了前述“定牌加工”的范疇，其加工中貼附相關(guān)注冊(cè)商標(biāo)，就屬于2001年《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)所指的商標(biāo)使用行為。此情形下的加工、銷售行為，若未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人許可，就分別構(gòu)成了2001年《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)和第（二）項(xiàng)所指的侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為，但二者屬吸收違法，應(yīng)按一個(gè)違法行為實(shí)施行政處罰。

那么，注冊(cè)商標(biāo)使用許可的被許可人委托他人定牌加工中，再許可加工人在下一年度自行對(duì)外銷售其超量加工的使用該注冊(cè)商標(biāo)的商品時(shí)，加工人提前與他人簽訂下一年度執(zhí)行的該商品銷售合同，是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)？筆者認(rèn)為關(guān)鍵在于，定作人再許可加工人自行對(duì)外銷售使用相關(guān)注冊(cè)商標(biāo)的商品，是否合法有效。

如果再許可合法有效，則加工人按再許可協(xié)議在下一年度對(duì)外銷售使用相關(guān)注冊(cè)商標(biāo)的商品，不侵犯該注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)；相應(yīng)地，加工人提前與他人簽訂下一年度執(zhí)行的該商品銷售合同，也不侵犯該注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，因?yàn)檫@是執(zhí)行再許可協(xié)議應(yīng)有的內(nèi)容。如果再許可無效，則加工人在下一年度對(duì)外銷售上述商品，以及提前與他人簽訂下一年度執(zhí)行的上述銷售合同，均侵犯相關(guān)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

注冊(cè)商標(biāo)的獨(dú)占許可使用、排他許可使用或普通許可使用，都是出讓注冊(cè)商標(biāo)的使用權(quán)，本身并不涉及注冊(cè)商標(biāo)使用許可權(quán)的出讓。除非商標(biāo)注冊(cè)人明確授權(quán)，否則，無論是注冊(cè)商標(biāo)普通許可、排他許可的被許可人，還是獨(dú)占許可的被許可人，均不得再許可他人使用該注冊(cè)商標(biāo)。在本案中，涉案注冊(cè)商標(biāo)的被許可人A公司，是在未獲得商標(biāo)注冊(cè)人C集團(tuán)公司的明確授權(quán)或者同意的情況下，再許可B公司自2011年1月起，可在完成定牌加工任務(wù)后少量自主銷售其加工的貼附有C集團(tuán)公司S注冊(cè)商標(biāo)的產(chǎn)品。因此，A公司與B公司之間的再許可協(xié)議是無效的。B公司基于無效的再許可協(xié)議，加工并對(duì)外銷售貼附了C集團(tuán)公司S注冊(cè)商標(biāo)的產(chǎn)品，就構(gòu)成了2001年《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)和第（二）項(xiàng)所指的侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為。

刑法中的“犯罪預(yù)備”，是指為實(shí)施犯罪而開始創(chuàng)造條件的行為，包括為實(shí)施犯罪而準(zhǔn)備工具或者創(chuàng)造其他便利條件；“犯罪未遂”，是指已經(jīng)著手實(shí)施具體犯罪行為，因意志以外的原因而未能完成犯罪。行政執(zhí)法中的“違法預(yù)備”、“違法未遂”，也可參照刑法理論來界定。

生產(chǎn)、銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品，其預(yù)備狀態(tài)應(yīng)當(dāng)是指為了實(shí)施生產(chǎn)銷售行為而準(zhǔn)備工具或創(chuàng)造便利條件，如，調(diào)查相關(guān)商品行情、研究仿冒相關(guān)商品及其商標(biāo)的技術(shù)、購置相關(guān)設(shè)備和不帶侵權(quán)標(biāo)志的原材料、聯(lián)系生產(chǎn)銷售員工。尚未生產(chǎn)出或購進(jìn)侵權(quán)商品，而提前與他人達(dá)成下一年度購銷侵權(quán)商品的銷售合同，即使未結(jié)算貨款，也不屬于“生產(chǎn)、銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)商品行為的違法預(yù)備”或“銷售預(yù)備”。因?yàn)榇藭r(shí)的銷售合同簽訂行為，并非為銷售侵權(quán)商品創(chuàng)造條件或準(zhǔn)備工具，而是著手實(shí)施侵權(quán)銷售行為，只不過尚未完成侵權(quán)商品的銷售。另外，根據(jù)2002年《商標(biāo)法實(shí)施條例》第三條，未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人許可，也無其他正當(dāng)合理的理由，在銷售合同等商品交易文書中使用他人注冊(cè)商標(biāo)推銷自產(chǎn)的同一種商品，本身就屬于2001年《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)所指的侵權(quán)的“商標(biāo)使用”。因此，B公司基于無效的再許可協(xié)議，未經(jīng)C集團(tuán)公司同意，于2010年11月提前與他人簽訂2011年執(zhí)行的銷售合同，推銷自產(chǎn)的將于2011年交付的貼附C集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)的產(chǎn)品，本身已經(jīng)構(gòu)成了2001年《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)和第（二）項(xiàng)所指的侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為。（來源：璞琳說法）